Comparado con los convenios preexistentes, el Acuerdo sobre los ADPIC refuerza los derechos conferidos por una patente de procedimiento.
• En primer lugar, el Acuerdo impone la protección del producto obtenido por el procedimiento patentado como si también existiera una patente para el producto.
Artículo 28, 1 b): «cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento» (subrayado por los autores).
Esta extensión de la protección del procedimiento de fabricación al producto resultante acrecienta la protección otorgada a los titulares de conocimientos tecnoprácticos. Se ha planteado la pregunta de si, en la práctica, el inventor de un nuevo procedimiento de fabricación para un producto ya conocido y no protegido por patente podría obtener derechos exclusivos sobre ese producto al amparo del Acuerdo. Esto sólo ocurriría si el procedimiento patentado empleado para fabricar el producto fuera total o parcialmente único e irreemplazable.
La pregunta fundamental que entonces se plantea es la de si sería posible, a tenor de este razonamiento, obtener un derecho exclusivo de explotación de un medicamento no cubierto por una patente (por ejemplo, un medicamento incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS) a través de un nuevo procedimiento de fabricación de ese medicamento. La respuesta parece ser negativa, ya que sólo el producto directamente obtenido por el nuevo procedimiento goza de la protección otorgada al nuevo procedimiento. Esto implica que un fabricante que emplease el procedimiento de fabricación antiguo no podría ser acusado de infracción de la patente de procedimiento. Ahora bien, la extensión de la protección del procedimiento a un producto puede hacer aumentar el número de acciones legales, lo que a su vez puede ser un factor disuasorio para las pequeñas compañías locales.
Es evidente que los países en desarrollo tendrán que vigilar muy estrechamente la interpretación y aplicación de esta disposición.
• En segundo lugar, el artículo 34 invierte la carga de la prueba, bajo determinadas circunstancias, en las acciones por infracción de las patentes de procedimiento.
Artículo 34
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba |
Comentario |
A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, |
Si se emprende una acción (civil) por infracción de una patente de procedimiento, |
las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. |
el juez puede decidir invertir la carga de la prueba (que en principio incumbe al demandante) y pedir al sospechoso de infracción que aporte la prueba de haber obtenido un producto idéntico mediante un procedimiento de fabricación diferente del procedimiento patentado. |
Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes: |
En realidad no se trata de una potestad dejada a la apreciación del juez, puesto que los Estados Miembros deben convertir esta inversión de la prueba en una presunción legal que el juez estará obligado a respetar. Los Miembros deberán, pues, establecer la inversión de la carga de la prueba en uno de los siguientes supuestos o ambos: |
a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; |
Primer caso: sólo si el producto hecho con el procedimiento patentado es un producto nuevo. Por lo tanto, los Miembros podrán tener que definir en qué radica la novedad de tal producto. |
b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. |
Segundo caso: tanto si el producto (obtenido mediante el procedimiento patentado) es nuevo como si no lo es, se pide al demandado que pruebe que no ha utilizado el procedimiento patentado para obtener un producto idéntico. |
En virtud del artículo 34, pues, los Estados Miembros deben prever en su legislación la inversión de la carga de la prueba. Dicho en otras palabras, si el propietario de una patente de procedimiento sospecha que alguien lo ha utilizado para obtener un producto idéntico, será la persona sospechosa de infracción quien deberá probar su inocencia. El Acuerdo pide a los Estados Miembros que prevean la aplicación de este mecanismo legal tanto si el producto (obtenido mediante el procedimiento patentado) es nuevo como si, independientemente de su novedad, el propietario de la patente no puede determinar que no se haya empleado el procedimiento patentado. Parece que la primera hipótesis, más restrictiva porque sólo se aplica a los productos nuevos, es la que mejor se adapta a la situación de los países en desarrollo.
Por último, la principal innovación del Acuerdo sobre los ADPIC reside en la obligación impuesta a todos los Estados Miembros de conceder patentes para los procedimientos de fabricación de medicamentos y para los propios medicamentos. Comoquiera que la patente es un monopolio de explotación de una invención, el Acuerdo significa una limitación de la oferta, y por lo tanto afecta directamente a la accesibilidad de los productos, incluidos los medicamentos.
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