Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en desarrollo
(2000; 152 páginas) [English] [French] View the PDF document
Table of Contents
View the documentPREFACIO
View the documentNOTA DE AGRADECIMIENTO
View the documentGLOSARIO*
Open this folder and view contentsI. INTRODUCCIÓN
Open this folder and view contentsII. MATERIA PATENTABLE
Open this folder and view contentsIII. ALCANCE DE LAS REIVINDICACIONES
Close this folderIV. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Open this folder and view contentsIV.1. Novedad
Close this folderIV.2. Actividad Inventiva
View the documentIV.2.1. Actividad Inventiva - Opciones
Open this folder and view contentsIV.3. Aplicación Industrial
Open this folder and view contentsV. CASOS ESPECIALES EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Open this folder and view contentsVI. DIVULGACIÓN
Open this folder and view contentsVII. EXCEPCIONES A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS
Open this folder and view contentsVIII. PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN Y OBSERVACIÓN
Open this folder and view contentsIX. INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES
Open this folder and view contentsX. LICENCIAS OBLIGATORIAS
View the documentXI. OBSERVACIONES FINALES
View the documentREFERENCIAS
 

IV.2. Actividad Inventiva

Aunque sea novedosa, una invención no es patentable si sus enseñanzas técnicas son tales que hubieran o pudieran haber sido establecidas a su debido tiempo por una persona medianamente experta en el campo correspondiente. En la práctica de los Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales que aplican la norma de no obviedad (equivalente de la actividad inventiva en los otros países) ejecutan una indagación de los hechos en tres etapas, examinando:

(1) el alcance y contenido del estado de la técnica a la que pertenece la invención;

(2) las diferencias entre el estado de la técnica y las reivindicaciones en cuestión;

(3) el nivel de conocimientos ordinarios en la técnica pertinente.


A continuación los tribunales realizan una determinación final de la no obviedad decidiendo si una persona de conocimientos ordinarios en la materia en cuestión, podría salvar las diferencias que se aprecian entre el estado de la técnica y las reivindicaciones en cuestión, a la vista del estado de la técnica pertinente.89 Aunque a veces sea difícil de aplicar, el requisito de actividad inventiva o no obviedad es crítico para evitar la concesión de patentes sobre trivialidades.

89 Véase, p. ej., Dratler, 1999, '2.03[3].


Con frecuencia se evalúa la actividad inventiva considerando el efecto "inesperado" o "sorprendente" de la invención reivindicada. Sin embargo, los tribunales estadounidenses rechazan actualmente este enfoque, haciendo hincapié en que las invenciones patentables pueden ser el resultado de una investigación laboriosa, de un lento tanteo o de un hallazgo fortuito.90

90Ibidem.


La jurisprudencia de muchos países sostiene que no existe actividad inventiva siempre que, para una persona medianamente experta en el tema, fuera obvio ensayar una materia nueva con una probabilidad de éxito significativa. En Estados Unidos la existencia de actividad inventiva con relación a compuestos químicos se ha juzgado tomando en cuenta la similitud estructural entre los compuestos reivindicados y los comprendidos en el estado de la técnica, la sugerencia o motivación que hubiera en el estado de la técnica para hacer el nuevo compuesto, y la obviedad del método empleado para obtener el compuesto que se reivindica.91

91 Sin embargo, como ya se ha señalado, en el caso Deuel (1995) se relajaron esos criterios. Se ha permitido patentar secuencias genéticas a pesar de que la secuenciación genética es ya una técnica ordinaria.


Como en el caso de la novedad, las legislaciones nacionales pueden ser más o menos estrictas a la hora de evaluar la actividad inventiva o la "no obviedad". Además, dentro de cada sistema legal es posible que los tribunales eleven o rebajen el estándar de actividad inventiva en distintas épocas, como respuesta a las actitudes imperantes hacia la competencia, la percepción de la necesidad de proteger nuevas tecnologías (tales como programas de ordenador e invenciones biotecnológicas), y la disponibilidad (o ausencia) de formas alternativas de protección en la normativa sobre competencia desleal, modelos de utilidad u otras.

Para establecer la existencia de actividad inventiva suele ser necesario considerar no sólo el conocimiento que se desprende de un único documento anterior, sino también el conocimiento combinado de la literatura existente, la documentación de patentes y otros componentes del estado de la técnica. Sin embargo, la práctica actual de los Estados Unidos es contraria a ese planteamiento, sosteniendo que "a materia objeto de una reivindicación no es obvia en virtud del estado de la técnica a menos que en el estado de la técnica exista alguna sugerencia o enseñanza específica que apunte hacia ella".92

92 Véase, p. ej., Dratler, op. cit.


En el campo químico y farmacéutico es frecuente que exista una relación estructural estrecha entre un compuesto que se reivindica como nuevo e inventivo y compuestos conocidos, tales como sales de ácidos, bases, isómeros y homólogos. En esos casos a menudo se puede considerar obvio ensayar el compuesto nuevo, de lo cual se sigue su no patentabilidad. La Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, ha adoptado la postura de que el hecho de que ciertas ventajas fueran previsibles hacían obvio preparar un compuesto nuevo.93 En Estados Unidos, por el contrario, la presencia de una ventaja previsible no se considera suficiente para excluir la patentabilidad.94

93 Junta Técnica de Apelación, T 154/82, IPD 7031.

94 Véase, p. ej., Grubb, 1999, págs. 195-196.


El Acuerdo sobre los ADPIC no desciende a detalles sobre la actividad inventiva. Su artículo 27.1 establece que podrán concederse patentes para proteger las invenciones que "entrañen una actividad inventiva", y en nota al pie autoriza a los Estados Miembros a interpretar la expresión "actividad inventiva" como sinónimo de "no evidente".

No hay actualmente bases para armonizar el estándar de actividad inventiva/no obviedad. Esto anima a pensar que los países en desarrollo harían bien en celebrar consultas y coordinar sus actuaciones sobre esta cuestión, posiblemente a través de sus organizaciones regionales.

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