Certains principes actifs thérapeutiques sont polymorphes, c’est-à-dire qu’ils peuvent cristalliser sous diverses formes, qui ont des propriétés différentes plus ou moins intéressantes sur le plan thérapeutique. Il est devenu fréquent de demander des brevets séparés pour ces diverses formes.¹⁰⁰ Ces formes peuvent être considérées comme contenues dans l’état antérieur de la technique - et donc non brevetables - si elles peuvent être automatiquement obtenues en suivant le procédé décrit dans le brevet initial sur le principe actif ou si elles étaient couvertes par un précédent brevet de produit.

¹⁰⁰ Par exemple: «Polymorphe d’olanzapine forme II ayant un schéma de diffraction typique aux rayons X représenté par les espaces interplanaires suivants...» (WO 96/30375).

Certains laboratoires pharmaceutiques ont cherché à utiliser la brevetabilité des polymorphes comme moyen d’étendre la protection monopolistique d’un principe actif connu. Ainsi, par exemple, Smith Kline a déposé une demande de brevet sur un polymorphe de la cimétidine environ cinq ans après l’obtention du brevet initial. Toutefois, ce brevet a été annulé au Royaume-Uni et dans d’autres pays au motif que le polymorphe serait inévitablement obtenu en appliquant le procédé déjà décrit dans le brevet initial.¹⁰¹ Un autre exemple est le cas de la ranétidine. Le titulaire du brevet a obtenu aux Etats-Unis un brevet sur un polymorphe qui arrivera à expiration en 2002 alors que le brevet principal expirait, lui, en 1995.¹⁰²

¹⁰¹ Voir, par exemple, Cook, Doyle et Jabbari, 1991, p. 89; Hansen et Hirsch, 1997, p. 113.
¹⁰² Voir, par exemple, Cook, Doyle et Jabbari, 1991, p. 90; Grubb, 1999, p. 205.

L’Accord sur les ADPIC laisse aussi une grande liberté aux pays Membres pour régler cette question dans le cadre de leur propre régime de brevets. Toutefois, les offices de brevet devraient être conscients du fait que l’octroi de brevets successifs sur un principe actif et ses polymorphes peut aboutir à étendre de manière injustifiée la durée de la protection.